오리지널 펭귄, NFT ‘펏지펭귄’ 의류 사업 상표권 침해 소송

오리지널 펭귄, 펏지펭귄 상대로 상표권 소송

의류 브랜드 ‘오리지널 펭귄(Original Penguin)’의 라이선싱을 맡는 PEI 라이선싱이 대체불가토큰(NFT) 프로젝트 펏지펭귄(Pudgy Penguins)(PENGU)을 상대로 상표권 침해 소송을 제기했다. 펏지펭귄이 의류 사업에서 ‘펭귄’ 관련 표장과 디자인을 사용하면서 소비자 혼동을 유발하고, 자사 상표의 가치를 희석시켰다는 주장이다.

이번 소송은 미국 플로리다 연방법원에 수요일 제기됐다. PEI는 소장에서 펏지펭귄의 의류 제품이 “혼동을 일으킬 정도로 유사한 ‘펭귄 상표 패밀리(family of penguin trademarks)’를 사용하고 있다”고 지적했다. 핵심 쟁점은 펏지펭귄이 의류 및 관련 상품·서비스에 ‘PENGUIN’ 단어 표장과 펭귄 디자인 표장을 폭넓게 활용하며, 이를 미국 특허상표청(USPTO)에 출원·등록하려 시도했다는 대목이다.

PEI는 “피고가 허가 없이 다양한 PENGUIN 단어 및 디자인 상표를 의류와 관련 상품·서비스에 사용하고, 등록을 시도한 것이 문제”라며 자사가 연방 등록을 통해 보유한 ‘유명한(famous)’ PENGUIN 상표 및 펭귄 디자인 상표와 혼동 가능성이 크다고 주장했다.

“1956년부터 펭귄 디자인 사용… 2023년에도 경고했다”

PEI는 자사가 ‘PENGUIN’ 단어 상표를 “최소 1967년부터” 사용해 왔고, 의류에 적용된 “펭귄 디자인”은 1956년까지 거슬러 올라간다고 밝혔다. 오랜 기간 축적된 브랜드 자산과 인지도를 근거로, 펏지펭귄의 의류 확장이 상표 희석(trademark dilution)과 부정경쟁(unfair competition)으로 이어진다는 논리다.

또한 PEI는 2023년 10월 펏지펭귄 측에 ‘중단 및 금지(cease and desist)’ 서한을 보냈으며, 당시 펏지펭귄의 제품이 “PEI의 유명한 PENGUIN 상표를 침해하고 희석한다”고 통지했다고 밝혔다. 이 서한에는 펏지펭귄이 USPTO에 제출한 “여러 PENGUIN 상표 등록 출원”을 철회하라는 요구도 포함돼 있었다는 게 PEI 측 설명이다.

PEI는 펏지펭귄이 “PEI의 가치 있는 재산권을 부당 전용(misappropriated)했다”며, 이 같은 행위가 소비자에게 혼동·착오를 일으키거나 기만할 가능성이 높다고 주장했다.

PEI “출원 거절·판매이익 반환” vs 펏지펭귄 “시각적으로 구별, 시장도 달라”

PEI는 법원에 펏지펭귄의 관련 상표 출원을 USPTO가 거절하도록 명령해 달라고 요구했다. 아울러 PEI 상표와 “혼동될 가능성이 있는” 제품은 폐기하도록 하고, 해당 제품 판매로 발생한 이익 전부를 반환받게 해달라고도 청구했다. 이번 분쟁이 단순 사용 중단을 넘어, 상표 등록 절차와 상품 유통 전반에 영향을 주려는 소송 전략으로 읽히는 대목이다.

반면 펏지펭귄의 법무 책임자 제니퍼 맥글론(Jennifer McGlone)은 코인텔레그래프에 “이번 조치가 놀랍다”며 “양측이 사적으로 이 문제를 해결하기 위해 생산적인 논의를 이어오고 있었기 때문”이라고 말했다. 그는 펏지펭귄이 USPTO에 출원을 진행해 왔고, PEI의 주장은 “근거가 약하다(lack merit)”고 반박했다. 문제된 상표는 “시각적으로 구별되며, 완전히 다른 고객층과 시장을 대상으로 한다”는 것이다.

맥글론은 또 “펏지펭귄 브랜드 및 관련 표장에 대해 USPTO로부터 다수의 상표 출원 승인을 이미 확보했다”며 승소에 대한 자신감을 내비쳤다. 한편 펏지펭귄의 X(옛 트위터) 계정은 오리지널 펭귄과 자사 브랜드가 유사하지 않다는 취지의 밈(meme)을 올리며 여론전에 나서는 모습도 보였다.

이번 소송은 NFT 프로젝트가 캐릭터 지식재산(IP)을 기반으로 의류·완구 등 실물 소비재로 확장하는 과정에서, 기존 패션·라이선싱 업계의 상표권과 정면 충돌할 수 있음을 보여준다. 법원이 ‘혼동 가능성’과 ‘유명 상표’ 요건을 어떻게 판단하느냐에 따라, 펏지펭귄의 의류 사업 및 향후 IP 확장 전략에도 적잖은 제약이 생길 수 있다는 관측이 나온다.